[ 唐青林 ]——(2010-12-19) / 已閱7063次
騰龍信息技術(北京)有限公司與北京平原科貿有限責任公司等侵犯商業秘密糾紛上訴案
唐青林
一、案件來源
北京市第二中級人民法院（2003）二中民初字第4055號、北京市高級人民法院（2003）高民終字第1306號民事判決書。
二、案件要旨
在員工的職務行為和非職務行為、委托開發、合作開發技術成果等情形里，經常會涉及到商業秘密的歸屬問題。通常情況下，企業員工的職務技術成果歸屬于企業，非職務技術成果則歸該員工自身享有。而委托開發、合作開發中所完成的技術秘密成果的歸屬則完全取決于當事人各方的約定，在沒有約定或約定不明的情況下，則由各方當事人共同享有。
三、基本案情
原告騰龍公司成立于1997年10月，主要從事變頻器的制造及銷售。1998年，騰龍公司與案外人高某簽訂《合作合同》，約定由高某為騰龍公司開發變頻器產品的控制軟件，同時還約定高某不得將其為騰龍公司開發的軟件轉讓給第三方。2000年2月，騰龍公司又與高某簽訂《關于高頻變頻器軟件的開發協議書》，約定高某為騰龍公司開發高頻變頻器軟件；高某完成開發的軟件的知識產權歸騰龍公司所有，高某不得向第三方泄露。其后，雙方均按約履行了該協議。
被告趙某自騰龍公司成立之日起即在騰龍公司處工作，并曾任總經理職務。1999年11月底，趙某自騰龍公司處離職，并于2000年1月到平原公司工作至2001年上半年離開。趙某在平原公司工作期間，高某為平原公司有償開發了應用于該公司變頻器產品的軟件。
2002年8月8日，經北京市公證處公證，騰龍公司在北京市玻璃供應公司以1050元的價格購買平原公司生產的P－KA變頻器一臺。2003年4月2日，騰龍公司以平原公司和趙某共同侵犯其商業秘密為由訴至北京市二中院，請求判令平原公司和趙某停止侵權、賠償經濟損失2萬元，并承擔本案訴訟費。
高某在接受一審法院調查時確認其曾為包括騰龍公司及平原公司在內的國內多個變頻器廠家開發過變頻器控制軟件，其為平原公司開發的變頻器控制軟件與騰龍公司的變頻器控制軟件不同。對高某的證言，平原公司和趙某不持異議。但騰龍公司認為其與高某曾有協議，約定高某不得將為騰龍公司開發的變頻器控制軟件泄露給第三方，否則高某要承擔違約賠償責任，故高某的證言不足采信。
騰龍公司向一審法院提交了《技術管理制度》、《員工守則》，用以證明其對自身商業秘密采取了保密措施。但趙某否認其在騰龍公司工作期間知曉上述內部規章。
另查明，平原公司成立于1996年7月9日，曾為騰龍公司變頻器產品的銷售商。
四、法院審理
北京市第二中級人民法院經審理后認為：原告騰龍公司委托案外人高某為其變頻器產品開發的控制軟件不為公眾所知悉，能為騰龍公司帶來經濟利益。且騰龍公司在與高某簽訂的合同中明確約定高某不得對第三方泄露該軟件，可認為騰龍公司已對該軟件采取了保密措施，因此，騰龍公司可以主張該軟件為其商業秘密。
相關證據表明，且雙方當事人也均確認被告趙某離開騰龍公司處的時間為1999年11月底，到平原公司工作是在2000年1月份。因此，騰龍公司關于趙某在其處任職期間擅自到平原公司工作的主張，不能成立。同時，由于騰龍公司也沒有證據證明其與趙某有競業禁止方面的約定，故趙某在離開騰龍公司處后到平原公司工作并無不妥。
關于騰龍公司主張商業秘密的變頻器的控制軟件，平原公司及趙某均稱不掌握該軟件，而軟件的開發者高某也已確認平原公司變頻器產品使用的控制軟件由其開發，該軟件與騰龍公司的變頻器軟件并不相同。故鑒于此，騰龍公司關于對平原公司變頻器產品使用的控制軟件進行鑒定的主張，法院不予支持。而騰龍公司關于趙某向平原公司披露了其變頻器使用的控制軟件的主張，亦因證據不足不予支持。
綜上，北京市二中院認為，騰龍公司關于平原公司和趙某侵害其商業秘密的主張，缺乏事實依據，其所提訴訟請求不予支持。判決駁回騰龍公司的訴訟請求。
騰龍公司不服一審判決，上訴至北京市高院。其上訴理由是：上訴人主張的商業秘密是變頻器的控制軟件技術，表現為相應的機器碼和源程序。對此，上訴人進行了充分舉證。但一審法院不予采信；一審法院庭審及其判決適用法律不當等。請求二審法院撤銷一審判決，依法改判。平原公司、趙某均服從一審判決。
在二審中，上訴人騰龍公司又提交了其自行將雙方變頻器進行對比的資料。該資料表明雙方產品的功能相同，參數基本相同，且將主板及CPU一起互換仍能正常使用。騰龍公司據此認為平原公司P－KA變頻器產品的控制軟件與其VG2000變頻器產品的控制軟件相同。但平原公司和趙某認為，僅功能相同、參數基本相同，不能得出軟件必然相同的結論。為證明平原公司和趙某的侵權事實及主觀過錯，騰龍公司還向法院提交了騰龍公司2001年11月19日有趙某簽字并經工商管理部門備案的“減資承諾書”、1999年1月4日和1999年2月26日、1999年6月15日有平原公司法定代表人王某簽字的騰龍公司委托平原公司代銷其變頻器的價格調整紀要和報價單。趙某認為“減資承諾書”上的簽名系他人偽造，不予認可。平原公司則認為價格調整紀要和報價單不能證明平原公司在此之后經營變頻器的行為是侵權行為。
北京市高院經審理后認為，本案當事人爭議的焦點在于騰龍公司的產品VG－2000變頻器控制軟件是否構成商業秘密、平原公司的產品P－KA變頻器控制軟件是否使用了騰龍公司的軟件技術以及趙某到平原公司并幫助該公司生產銷售P－KA變頻器產品的行為是否共同構成對騰龍公司商業秘密的侵犯。
根據騰龍公司提交的《技術管理制度》、《員工守則》、騰龍公司與高某簽訂軟件開發合同有關保密條款和該產品已經使騰龍公司取得了經濟效益，均證明了騰龍公司的變頻器控制軟件符合我國反不正當競爭法規定的商業秘密構成要件，應當受到法律保護。
但騰龍公司要主張平原公司和趙某共同侵犯其商業秘密，應當提供兩方面的證據，即平原公司的變頻器控制軟件與騰龍公司的變頻器軟件完全相同或實質相同；以及趙某在騰龍公司任職期間實際接觸和掌握騰龍公司變頻器控制軟件技術。雖然趙某在騰龍公司工作期間雖擔任董事、總經理職務，又是高級工程師，但騰龍公司并無證據證明趙某接觸并掌握涉案變頻器控制軟件技術；而根據現有證據，平原公司的變頻器控制軟件由高某有償為其開發，來源合法，故無須對雙方變頻器控制軟件技術進行鑒定。即使平原公司的變頻器控制軟件與騰龍公司的變頻器控制軟件完全相同或實質相同，也不能認定是趙某將騰龍公司的變頻器軟件技術泄露給平原公司，并許可平原公司使用。騰龍公司向法院提交的證明趙某在離開騰龍公司之前就已經參與平原公司生產銷售變頻器產品的直接證據騰龍公司“減資承諾書”，合議庭經過將趙某本人在其他文件上的親筆簽字與該“減資承諾書”上趙某的署名進行比對，該“減資承諾書”上趙某的署名明顯不是其本人所簽，其證明效力法院不予采信。故騰龍公司指控平原公司和趙某共同侵犯其商業秘密，請求平原公司和趙某停止侵權、書面向其致歉并賠償經濟損失，缺乏事實和法律依據。
綜上所述，北京市高院作出了駁回上訴，維持原判的二審判決。
五、律師點評
本案中，騰龍公司與案外人高某簽訂《開發協議書》，委托其為騰龍公司開發高頻變頻器軟件，同時約定開發完成的軟件的知識產權歸騰龍公司所有，高某不得向第三方泄露。以此取得了高頻變頻器軟件這一商業秘密信息，成為了該商業秘密的權利人。那么，除了與委托開發人約定商業秘密的歸屬外，商業秘密的歸屬問題一般又是如何判斷的呢？
通常而言，涉及到商業秘密歸屬問題的，可分為以下幾類：
（一）、員工的職務行為及非職務行為。在前面的案例中我們已經分析過，當員工的行為滿足以下情形之一的，包括：是為履行企業的崗位職責或者承擔其交付的其他技術開發任務；離職、退職、退休后一年內繼續從事與其原企業的崗位職責或者交付的任務有關的科學研究和技術開發；或主要是利用企業的物質技術條件所完成。其所完成的成果構成職務技術成果，其中所包含的商業秘密信息當然的歸屬于企業所有。
反之，如果員工所開發、研制出的成果并非為了履行企業中的崗位職責或企業所交給的技術任務，或在離職、退職、退休超過一年后所開發出的技術成果，或該技術成果的開發不是利用企業的物質技術條件所完成的，該成果就屬于非職務技術成果，該成果中所包含的商業秘密信息也完全的屬于員工個人所有。
（二）、委托開發的技術成果。如本案中的情況一樣，很多企業在組織員工進行開發、研究之外，也經常出資委托其他的企業、研究機構或個人等為其開發設備、軟件、生產技術等。通常情況下，企業一般會與委托人簽訂委托開發合同，在合同中約定完成的技術成果、專利等的歸屬情況。依據《合同法》第三百四十一條：“委托開發或者合作開發完成的技術秘密成果的使用權、轉讓權以及利益的分配辦法，由當事人約定。沒有約定或者約定不明確，依照本法第六十一條的規定仍不能確定的，當事人均有使用和轉讓的權利，但委托開發的研究開發人不得在向委托人交付研究開發成果之前，將研究開發成果轉讓給第三人。”也即是說，委托開發的技術秘密成果既可以屬于委托人，也可以屬于被委托人，關鍵在于當事人是如何約定的。在沒有約定或約定不明的情況下，則當事人對該技術成果形成共有關系，各方當事人均有使用或轉讓的權利。
（三）、合作開發的技術成果。除委托開發外，企業也經常會通過與其他企業、科研機構或個人合作開發的方式以取得技術成果。同樣根據《合同法》第三百四十一條的規定可知，合作開發完成的技術秘密成果的歸屬也完全依據當事人的自行約定，既可以約定該技術秘密成果歸屬于合作關系中的一方，也可以約定歸屬于多方。在沒有約定或約定不明的情況下，該技術秘密成果歸屬于全體合作人員，任何一方均有使用或轉讓的權利。
編者注：本文摘自北京市安中律師事務所唐青林律師主編的《中國侵犯商業秘密案件百案類評》（中國法制出版社出版）。唐青林律師近年來辦理了大量侵犯商業秘密的民事案件，為多起涉嫌侵犯商業秘密罪提供辯護，在商業秘密法律領域積累了較豐富的實踐經驗，歡迎切磋交流，郵箱：lawyer3721@163.com，電話：13910169772。
