[ 王瑜 ]——(2024-3-31) / 已閱1357次
商標在先使用與注冊商標的沖突
甲公司和乙公司都是大米生產企業，兩家企業同在一個縣。甲企業使用了一個名稱作為自己的“品牌”，乙公司后來將該名稱注冊了商標。雙方市場有些競合，乙公司的產品比甲公司更受到消費者青睞，由于商標/品牌相同消費者總將兩個產品弄混淆，甲公司也故意誤導消費者，致使乙公司市場銷售受影響。乙公司以商標侵權為由，向當地市場監管部門投訴，因為甲公司使用在先，市場監管部門沒有進行處罰。后來，乙公司又向法院提起商標侵權訴訟，在法院審理過程中，甲公司以享有在先權利為由提出抗辯，乙公司主動撤訴。
這個案子涉及到商標在先使用問題。《商標法》第五十九條第三款規定，商標注冊人申請商標注冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內繼續使用該商標，但可以要求其附加適當區別標識。
如何解讀《商標法》第五十九條第三款？在（2022）浙民終1289號民事判決書中，法官從法理上作出了明晰的解釋：“商標在先使用權制度是商標注冊原則的一項例外，其設立的目的是保護在先使用并產生一定影響力的未注冊商標能夠在原有范圍內繼續使用，從而平衡在先商標使用人與在后商標注冊人之間的利益沖突，維護公平競爭的市場秩序。法官同時提出了形式要件，需要同時滿足以下條件：1、在先使用相同或者近似標識，應當早于申請商標注冊的時間，同時亦必須早于注冊人使用涉案商標的時間；2、在相同或類似的商品上在先使用；3、在先使用具有一定影響，且必須在注冊人申請商標注冊日和使用日之前就已經具有一定影響；4、使用人必須在其使用被訴侵權標識的原有范圍使用該標識，而原有范圍的判斷，應以在使用人使用其被訴侵權標識所形成的商譽所及的范圍為主要判斷依據。[i]”
法官作出的解釋比《商標法》第五十九條第三款更容易被理解。以下逐條解析：第一點，在先的時間問題。在先使用的時間要早于商標注冊時間，如果注冊人先使用再申請那么在先使用的時間還要早于注冊人使用該商標的時間。（2016）最高法民申1284號民事判決書認定在先使用者主體成立日期晚于訴爭商標的申請日，因此認為被告擁有在先權利缺乏事實和法律依據。[ii]第二點，類別問題。在相同或類似的商品上，意味著可以跨類，不局限同一個類別。
第三點，知名問題。在先使用必須已經具有一定的影響力，且必須是在商標申請或使用之前就已經具有一定的影響。在（2022）京民終764號民事判決書中，法院認為在案證據尚不足以證明“××”標識的使用在涉案商標申請日之前已具有一定影響，故該項主張缺乏依據，不能成立[iii]。這一條在司法實踐中容易被當事人忽略掉，沒有提出對在先使用的影響進行審查，只要是在先使用就認為不構成侵權。
第四點，使用范圍問題。這點判決書的介紹還是有點抽象：在使用人使用其被訴侵權標識所形成的商譽所及的范圍，使用范圍是不是只限于地域范圍？這個地域范圍又如何界定？如果在先使用只在一個縣，另一個縣就不屬于原來的使用范圍？在司法實踐中，使用范圍并不只限于地域范圍。（2021）粵2072民初20143號民事判決書認為被告舉證證明的在先使用范圍均只限于微信公眾號、新聞媒體或購物網站，并未舉證證明在產品包裝上使用過訴爭商標“××”字樣，現其在被控侵權產品包裝上使用了“××”字樣，被控侵權產品使用“××”已超出原使用范圍。[iv]
商標在先使用案件在實踐中具有復雜性。在肥城華聯公司與華聯公司“華聯超市”商標訴爭一案中，一審、二審法院均認定肥城華聯公司在涉案商標申請注冊之前就已經使用“華聯超市”，并且通過長期經營取得了較高榮譽，且其后的使用亦未超出原有范圍，不構成對涉案商標權的侵害。再審卻以證據不足認定肥城華聯公司對“華聯超市”標識享有在先使用權的主張不能成立。[v]
基于商標在先使用案件的復雜性，在處理該類案件時要把握立法原意，充分收集、認真分析證據，才能維護當事人的合法權益。
[i]（2022）浙民終1289號
[ii]（2016）最高法民申1284號
[iii]（2022）京民終764號
[iv]（2021）粵2072民初20143號
[v] （2021）最高法民再3號
作者：王瑜
2024年3月
