[ 李儉 ]——(2007-1-22) / 已閱15003次
關于美國337條款的法律透視及應對策略
Legal perspective of American Clause No.337 and corresponding strategy
李 儉
[摘要] 透過近年來美國企業頻頻對中國出口企業提出337條款的訴訟，從而引發對美國337條款的法律透視和分析，結合我國出口企業因此而遭遇的困境、困惑及實際情況，比照日韓對此的策略及處理辦法作相應的分析比較，提出我國企業目前應有的積極態度和應對策略。
[關鍵詞] 不公平做法 知識產權 有限禁止令 普遍禁止令 臨時禁令 交叉許可
華盛頓當地時間2005年7月28日，美國國際貿易委員會(USITC)針對三家美國企業Unilian Beheer B.V., Floor IndustriesLtd和 Unilian Flooring N.C.對中國17家木地板企業提出的337條款投訴的立案調查正式啟動。Unilin公司認為其在美國申請的“地板鎖扣”(帶有邊緣連結結構的地板扣件)遭到了侵犯，要求該委員會頒發禁止令和禁止進口令，禁止上述企業的產品進口到美國；如果中國木地板企業要在美國市場銷售，則必須要“一次性支付10萬至12萬美元，每銷售1平方米另付0.65美元”的專利費。由此，導致17家中國木地板企業卷入知識產權“漩渦”，而巨額的應訴費卻讓一些企業望而卻步。更為嚴重的是，這些企業一旦敗訴，將拖累整個中國木地板出口企業退出美國市場。積極應訴，則要面對巨額的訴訟的費用、煩瑣的訴訟程序；消極放棄？則從此退出美國市場，讓所有的中國地板出口企業面臨著兩難的選擇。其實，這不僅僅是木地板企業面臨的問題，而是中國所有出口企業都必須突破的一條“封鎖線”。
一、美國337條款的法律透視
隨著中國生產的產品不斷地升級換代，產品的質量、款式已今非昔比，越來越多的中國產品開始大量進入美國的主流商場，跟美國地產的主流商品甚至是一些世界知名品牌同臺競技，由此讓美國的企業越來越感受到來自中國產品的競爭壓力，為了維護自身的競爭優勢，當采用傳統的反傾銷的方法已變得不可行之時，越來越來的美國企業轉而采用“337條款”。
所謂“337”條款，是指1930年美國關稅法第337節，屬美國國內的一種“行政救濟”方法，先后歷經三次重大修改，主要內容是指美國專利權人有權根據337條款依法禁止他人在美國生產其受保護的專利產品和在海外仿制其專利產品后銷往美國。有兩條途徑可以起訴這種侵權行為：利用1930年美國關稅法第337條（以下簡稱第337條）向美國國際貿易委員會提出；或向聯邦地區法院提出。美國國際貿易委員會的救濟形式包括：對指控貨物的禁止進口令和對進口方進入美國的禁止令。
美國關稅法第337條規定的“進口貿易中的不公平作法”，是指“貨物所有人、進口人、收貨人或其代理人將貨物進口美國或在美國銷售時使用不公平競爭方法和不公平行為，其威脅或者效果足以摧毀或實質損害美國國內產業，或阻礙此類產業的建立，或者限制、壟斷美國的貿易和商業，或者將貨物進口美國或為進口美國而銷售，或進口美國后銷售，而該種貨物侵犯了美國已經登記的有效且可執行的專利權、商標權、版權或集成電路芯片布圖設計專有權，并且在這四項權利方面已經存在或者尚在建立。”因此，可以說，該條款特別用于禁止侵犯美國知識產權的產品進入美國市場，禁止在國外利用有效美國專利方法生產的產品進入美國市場，并且通過煩瑣的訴訟程序和昂貴的訴訟費用（目前一般的訴訟費用為200萬美元或更多），可以有效地嚇阻一大批國外的競爭者，或至少可以在一定程度上阻止同類的競爭產品進入美國市場，以維護自己的利益。
從條款的內容來看，衡量不公平做法的標準是該進口是否對美國某產業的生存或發展構成威脅或損害，例如妨礙或扼制某產業的形成、導致在美國形成貿易壟斷等。第337條提供的救濟較之美國國內侵權訴訟當事人向美國地區法院起訴所能得到的救濟也更為直接。此外，外國公司在美國國際貿易委員會中面對的行政程序也比在美國地區法院更為繁瑣。
根據第337條，進口行為是否為不公平做法取決于美國國際貿易委員會的調查，調查將根據請求和以自身職權開展，其“應當依請求或者依其職權對任何指控的違法行為進行調查。在調查開始后，委員會應當就此在聯邦登記簿上發布公告，并應當盡早結束調查并作出決定。為了促進快速審判，委員會應當在調查開始后的45天內，確定其作出終局決定的目標日”。整個程序通常需要一年，較為復雜的案件則可以延期6個月結束，但也必須在18個月內完成。
在由行政法官支持的調查結果為當事方違反規定時，委員會發出禁令禁止貨物進入美國。但委員會考慮美國消費者的影響等因素，對違法貨物也可以不采取行動。該委員會通常采用“有限禁止令”和“普遍禁止令”兩種方式，有限禁止令是對被發現違法的和違法方輸入的所有貨物；其中“普遍禁止令”最為兇猛，它不僅針對被告公司的產品，還對所有公司的類似侵權產品均有效，從而將該國所有的同類產品全部排除在美國市場之外。而其他國家鮮有類似規定。普遍禁止令是不管進口方身份對所有某類產品禁止進口。對正在進行的侵權行為，美國國際貿易委員會還可以發布“臨時禁令”，進口方可以提供擔保再進口。該委員會還可以發布其他類的禁令和扣押、沒收的命令，不遵守禁令等將面臨約10萬美元的罰款，或相當于每天違法輸入美國的產品兩倍價值的處罰。
美國國際貿易委員的決定最終要由美國總統審核。美國總統收到決定后60日內可以否定該委員會的決定；如果總統贊同該決定或者60日內不否定，除非向聯邦上訴法院上訴，美國貿易委員會的決定即為終局決定。
二、我國企業的現狀、應有的積極態度及及應對策略
早在上世紀的八十年代，日韓的企業也曾是美國337條款調查的重點，當年，SONY、東芝、日立、TDK，都曾是經常被“337”調查的對象，他們也大致經歷了從最初的大量“訴訟缺席”，到之后為了不徹底放棄美國市場而頻頻地應訴，再到后來積極主動地開始大面積在美申請專利以防止或避免被“337”調查，防患于未然。所以發展至今，居然是日本開始反撲，大規模起訴仿冒其產品的美國企業！更令人啼笑皆非的是，眼下日本產品在美國的情況則變成了日本企業占據攻勢，而美國企業則反而退居守勢。目前，在美申請專利最多的大企業中，日本企業已排名第二和第三位。
由于日本企業態度的積極的轉變，從最初的害怕、消極應對，到積極應訴，并在337的訴訟中不斷積累經驗、尋找應對策略，到發現應對37條款的突破口，并開始主動出擊，大肆在美國申請專利、商標等的注冊，將其國內的專利和商標等知識產權的保護直接延伸到產品的出口銷售地，比變被動為主動，并且在美國本土以其人之道還治其人之身，對美國企業假冒或有其他侵犯其知識產權的行為，依據美國的337條款提出起訴，利用美國法律中保護知識產權的條款來維護自己在美國市場的合法權益，以其人之道還治其人之身，不可不謂是聰明之舉，很值得我國企業的借鑒和學習。
自1986年我國皮毛大衣第一次遭遇美國337調查后，近年來呈愈演愈烈之勢，目前美國正在進行的27項"337調查"中其中我國涉案10起，涉案產品包括DVD、拖拉機、電池等，從以上數字可以看出，我國已成為美國"337條款"最大的受害者。剛開始時，我國的企業遇到此類事情時多半采用不予理睬的辦法低調處理，特別是面對巨額的訴訟費用和復雜的訴訟程序時，往往不知所措。但隨著美國企業提起的337條款訴訟越來越多、涉及的產品越來越廣，一些企業家意識到這樣消極應對不是解決問題的根本辦法，長此以往，美國企業會越來越多地采用337條款作為保護其國內市場、排除外來競爭的有力武器，這樣就極大地損害了中國出口企業的合法利益，因此，這幾年應訴的企業越來越多。
但由于我國企業長期以來對此沒有予以充分的重視，在應對337條款方面缺乏必要的經驗，造成企業在應對337條款起訴中往往消極被動，因而這幾年來我國企業應訴337條款時總是輸多贏少，不但損失了大量人力、物力，還失去了美國這個龐大的出口市場。
對此，筆者認為應該建立起一種系統性、全局化的觀念來解決這個問題，才能獲得應有的效果。
首先，應組織法律專家、律師和行業協會來共同深入地研究美國“337”條款的內容，提高對"337條款"的認識和理解，發現其突破口，特別是對那些產品出口美國、有可能遭遇美國“337”條款的企業盡早制定相應的應對措施和策略。如那些出口到美國的工業制成品中缺乏自主知識產權的而通過仿制或進行貼牌（OEM）等生產出來的產品，很容易被美國知識產權權利人根據關稅法"337條款"以侵犯知識產權、進行不公平競爭為由向美國國際貿易委員會起訴。出口方應積極主動地跟美國的進口方商量，由授權使用方保證其中所使用的專利、商標等沒有假冒、仿冒或其他侵犯他人知識產權的情況存在，尤其是以OEM、ODM方式出口的外貿企業，應注意下單的外商是否擁有該產品的商標、專利、著作權等權利的證明文件。若外商既非權利人又無適當的授權證明文件，則應考慮法律風險，應在合同中訂立任何有關侵犯知識產權的情況都應由該外商負責并賠償己方損失的條款，對于那些經調查有侵犯他人專利權、商標權重大嫌疑的，甚至可以要求美國的進口方提供一定數量的保證金，以避免一旦涉訴給自己造成巨大的損失。
其次，應強化企業的知識產權意識，不但要完善企業自主知識產權的開發、管理和保護制度，也要尊重他人的知識產權；不但要防范自己的知識產權被假冒、非法利用，還要防止和避免在自己的產品中非法地冒用或侵犯他人的知識產權，從而引起不必要的訴訟。企業不僅要在本國進行相關注冊，還要在美國、歐洲、日本等全球主要貿易區域注冊。為了保持和發揚企業的核心競爭力，政府應大力鼓勵企業投入資金發展自有知識產權，不斷提升企業自主創新能力和專利防御能力。同時，政府主管部門應在信息提供、相關政策的指導以及對外交涉方面發揮不可代替作用。尤其值得提醒的是，中國出口企業一定要有自己的自主知識產權，因為從美國同日本的專利訴訟來看，最后大多以互相交換、互相許可專利為結局，稱之為“交叉許可”。由此，雙方不但無需支付高額的訴訟費，還可形成默契，共同來穩固市場地位。
再次，企業的行業協會應發揮重要的和不可替代的作用。作為各行業同行組成的行業協會，應在維護其會員企業的合法利益中發揮主導作用。如跟政府部門進行有效的信息溝通和管理，及時了解本行業產品出口方面的國外市場信息和最新動向，對美國相關產品的專利、商標等進行出口前的預先調查，及時向會員企業通報產品出口目的地的最新變化，在企業涉訴時迅速組成有效的協調小組，對當前面臨的問題進行分析、評估，對可能造成的損失和應訴所需付出的代價、風險及可能的后果等進行詳細的評估和權衡，共同應對337條款的訴訟。由于一般涉及337條款的起訴都金額巨大，應訴所需的律師費動輒上百萬美元，沒有哪個企業能夠單獨面對和應付，需要眾多的企業組成一個利益的共同體來一起處理，共擔風險和成本，共享利益，而其中的協調、組織工作都離不開行業協會的工作和指導。
最后，也是比較現實的問題就是企業的應訴問題。中國出口企業必須從中長期的發展戰略出發，一旦涉訴，企業不應消極地回避、放棄，而應認真研究、分析，決不輕言退出，畢竟開發出美國這樣一個龐大的出口市場需要付出大量的人力、財力和歷經數年艱苦的努力，而且，涉訴并不必然意味著輸的結果，有很多涉及337條款的起訴都以涉案雙方的和解或者被告取得了勝利而告終，而缺席則必然面臨和敗訴同樣的結果。況且，通過起訴，企業可以充分地了解有關的情況，積累經驗，由此可見，認真對待才是涉訴企業所應持有的唯一正確的選擇。
[參考文獻]
1，《我國企業要避免卷入美國337條款糾紛》 蔣志培博士
中國知識產權司法保護網http://www.chinaiprlaw.cn/file/200409223211.html
2，《美國律師支招廣東企業應對美國“337調查程序”》
2005-05-11 《南方日報》
3，《美國337條款解讀》 文希凱 《中國知識產權報》
4，《中國DVD等遭遇美國337條款制裁 甚于反傾銷》李曄
2004-10-08 《解放日報》
發表在2006年4月的《市場周刊.理論研究》
作者聯系方法:
15902179492
